DETERMINACION DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS EN MATERIA DE MARCAS, LA.

Introducción

Capítulo Primero
Protección del titular de la marca frente a la infracción
1. INTRODUCCIÓN 31
2. LA ACCIÓN DECLARATIVA 37
3. LAS ACCIONES ESPECIALMENTE RECONOCIDAS EN LA LEY DE MARCAS 41
3.1. La acción de cesación 41
3.2. Acción resarcitoria de los daños y perjuicios 45
3.3. Acción de adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción 46
3.4. Acción para la destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos 48
3.5. Acción para la atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados 50
3.6. Publicación de la sentencia 51
4. LA ACCIÓN DE CONDENA A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 52
5. ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO POR INTROMISIÓN 55
5.1. La pretensión recuperatoria 59
5.2. Presupuestos de la acción 63
5.3. Acción de enriquecimiento y acción indemnizatoria 66
6. RESARCIMIENTO DEL DAÑO DERIVADO DEL DELITO 71
6.1. La aplicación de las normas civiles de responsabilidad civil a la acción penal 75
6.2. Acciones civiles que pueden ejercitarse en el proceso penal 76

Capítulo Segundo
Presupuestos de la acción indemnizatoria
1. INTRODUCCIÓN 81
1.1. El sistema español de responsabilidad civil por infracción marcaria 81
1.2. Sistema de responsabilidad civil por infracción marcaria en Estados Unidos 84
1.2.1. La intencionalidad 85
1.2.2. Certeza del daño 86
1.2.3. Relación de causalidad 87
1.2.4. Conceptos indemnizables 88
1.2.4.1. Daños y perjuicios compensatorios 88
1.2.4.2. Retirada del beneficio del infractor 89
1.2.4.3. Daños y perjuicios incrementados 91
1.2.4.4. Intereses 92
1.2.4.5. Honorarios de abogado y costes del proceso 93
1.2.5. La alternativa del daño normativo en las falsificaciones 93
2. LA CONDUCTA INFRACTORA 95
3. EL DAÑO 97
3.1. El daño indemnizable 102
3.1.1. Caracteres del daño 108
3.1.1.1. Realidad y certeza del daño 109
3.1.1.2. Daño e indemnización mínima legal 115
3.1.1.3. Valor económico 117
3.1.1.4. Personal 119
3.1.2. Los conceptos indemnizatorios 119
3.1.2.1. Daño emergente 120
3.1.2.2. Las ganancias dejadas de obtener 122
3.1.2.3. Las alternativas de la LM al lucro cesante 125
3.1.2.4. El deber de mitigar el daño 127
3.1.2.5. Lucro cesante y perdida de oportunidad 128
3.2. Clases de daños 129
3.2.1. Daños directos e indirectos 129
3.2.2. Daño presente o actual, continuado y futuro 130
3.2.3. Daños patrimoniales y daños morales 132
3.3. Las denominadas «indemnizaciones coercitivas» 137
4. EL NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE CONDUCTA Y DAÑO 142
4.1. La causalidad adecuada 143
4.2. Presunción de causalidad 145
5. ELEMENTOS DE IMPUTACIÓN 148
5.1. Responsabilidad objetiva ex artículo 42.1 LM 149
5.1.1. Ausencia de consentimiento 151
5.1.2. Poner el signo en productos, envoltorios u otros elementos 152
5.2. Responsabilidad subjetiva ex art. 42.2 LM 153
5.2.1. Mediando culpa o negligencia 155
5.2.2. Mediando comunicación y requerimiento de cese 156
5.2.3. Mediando dolo 158

Capítulo Tercero
Cálculo de la indemnización
1. INTRODUCCIÓN 161
2. PRINCIPIO DE RESARCIMIENTO ÍNTEGRO 165
2.1. El carácter resarcitorio de las pretensiones fundadas en el art. 43 LM 166
2.2. El resarcimiento como deuda de valor 171
2.3. La llamada compensación de lucros 172
2.4. La aplicación del daño normativo de la LM en el orden jurisdiccional penal 174
3. EL DAÑO EMERGENTE 176
3.1. Daño a la marca 177
3.1.1. Daño al prestigio 178
3.1.2. Los gastos de publicidad correctiva y promocional 181
3.2. Gastos de investigación 189
4. EL DAÑO NORMATIVO DEL ART. 43.2 LM 191
4.1. La triple opción del perjudicado para el cálculo del daño patrimonial 194
4.1.1. Tres métodos de cálculo de las consecuencias económicas negativas 195
4.1.2. Carácter alternativo 197
4.1.3. Ejercicio de la opción 198
4.2. Beneficio dejado de obtener por el perjudicado 201
4.2.1. Beneficio contable y beneficio dejado de obtener 204
4.2.2. Carácter subjetivo del beneficio 205
4.2.3. Existencia de beneficio 207
4.2.4. Relación de causalidad del beneficio perdido con la infracción 208
4.2.5. La cifra de negocio 208
4.2.5.1. El precio de los productos 211
4.2.5.2. Otros factores determinantes de la demanda 212
4.2.5.3. Conclusión 212
4.2.6. Gastos imputables a la generación del beneficio esperado 214
4.2.6.1. Distinción entre costes fijos y costes variables 214
4.2.6.2. Deducción de costes 215
4.3. Beneficio obtenido por el infractor 216
4.3.1. Beneficio contable y beneficio consecuencia de la infracción 217
4.3.2. Beneficio del infractor 219
4.3.2.1. Carácter subjetivo del beneficio 220
4.3.2.2. Existencia de beneficio 222
4.3.2.3. Relación de causalidad 222
4.3.3. La cifra de negocio 227
4.3.4. Gastos imputables 228
4.3.4.1. Costes directos y costes indirectos 231
4.3.4.2. Impuesto sobre beneficios 234
4.3.4.3. Amortizaciones 236
4.3.4.4. Gastos financieros 238
4.3.5. Los costes y su prueba en la experiencia judicial 238
4.3.6. El beneficio del infractor en el Derecho estadounidense 241
4.4. Regalía hipotética 243
4.4.1. El precio de una licencia 248
4.4.2. El cálculo de la indemnización en los cánones variables 255
4.4.3. Cuantificación de la indemnización 256
5. EL DAÑO NORMATIVO DEL ART. 43.5 LM 260
5.1. Carácter no cumulativo de la indemnización 262
5.2. Presupuestos para su aplicación 264
5.2.1. Responsabilidad del infractor 264
5.2.2. La cifra de negocio 265
5.2.2.1. Delimitación temporal 266
5.2.2.2. Delimitación causal 266
5.2.3. Declaración de la infracción y condena 268
6. LA CARGA DE LA PRUEBA Y LA EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS EN PODER DEL INFRACTOR 268
7. EL DAÑO MORAL 273
7.1. Valoración del daño moral 275
7.2. Acumulación pretensión resarcitoria y satisfactoria del daño moral 277
8. CRITERIOS COMPLEMENTARIOS PARA FIJAR LA INDEMNIZACIÓN 278
8.1. El carácter complementario del resarcimiento del daño 281
8.2. Circunstancias generales 282
8.2.1. La notoriedad o renombre de la marca 283
8.2.2. El prestigio de la marca 284
8.2.3. El número y clase de licencias 285
8.2.4. Otras circunstancias: el dolo 286
8.3. Circunstancias específicas del daño al prestigio 287
8.3.1. Circunstancias de la infracción 288
8.3.2. Gravedad de la lesión 288
8.3.3. Grado de difusión en el mercado 289
9. INDEMNIZACIÓN COERCITIVA 289
9.1. Naturaleza jurídica 291
9.2. Cálculo del importe de la indemnización 292
9.3. Fijación de la indemnización 293
10. PUBLICACIÓN SENTENCIA 294
10.1. Acción de remoción y compensatoria 295
10.2. La existencia de interesados como presupuestos de la acción 300
10.3. Alcance de la publicación de la sentencia 301

Capítulo Cuarto
Legitimación, acumulación de acciones y competencia judicial
1. LEGITIMACIÓN ACTIVA 305
1.1. Titularidad individual de la marca 308
1.1.1. Titular de la marca registrada 309
1.1.2. Titular de marca notoria o renombrada 311
1.1.2.1. Marcas notoriamente conocidas no registradas 313
1.1.2.2. Marcas notorias y renombradas registradas 314
1.1.3. Marca colectiva y la marca de garantía 315
1.2. Copropiedad de la marca 318
1.2.1. Legitimación conjunta de todos los comuneros para el resarcimiento del daño 320
1.2.2. Legitimación individual del comunero para el resarcimiento del daño 321
1.2.2.1. Alcance del deber de notificación a los demás comuneros del ejercicio de la acción 323
1.2.2.2. El carácter parciario del crédito de los comuneros 325
1.2.2.3. La indivisibilidad del cálculo del daño global 327
1.3. Licenciatario de la marca 331
1.3.1. Licenciatario exclusivo 334
1.3.2. Licenciatario único 335
1.3.3. Varios licenciatarios 336
1.4. Acreedor hipotecario 338
2. LEGITIMACIÓN PASIVA 340
2.1. Terceros no autorizados, licenciatarios y licenciantes 341
2.2. La solidaridad como regla general 342
2.3. Cálculo de la indemnización con pluralidad de infractores 344
2.4. La persona jurídica y la atribución de responsabilidad por hecho ajeno 345
3. ACUMULACIÓN DE ACCIONES INDEMNIZATORIAS 348
3.1. Acumulación subjetiva 349
3.1.1. Acumulación de acciones de varios perjudicados 349
3.1.1.1. Cotitulares de la marca 350
3.1.1.2. Titular de la marca y licenciatario 350
3.1.2. Acumulación de acciones frente a varios infractores 350
3.2. Acumulación objetiva 351
3.2.1. Infracción de varios derechos o modalidades propiedad industrial 351
3.2.2. Infracción del derecho de marca y competencia desleal 353
4. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 358
4.1. Reglamento (UE) núm. 1215/2012 de 12 de diciembre 2012 359
4.2. Convenio de Bruselas de 1968 y convenio de Lugano de 2007 361
4.3. La atribución de competencia interna 361
4.3.1. Competencia objetiva 362
4.3.2. Competencia territorial 365
4.3.3. Competencia funcional 366
5. PRESCRIPCIÓN 367
5.1. Cómputo e interrupción del plazo 368
5.2. El límite temporal de los daños y perjuicios 372

Bibliografía 373

Anexo I

Relación de sentencias y autos 385